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收到负面专利权评价报告,还能继续推进侵权诉讼吗?

作者:金星律师(上海申浩律师事务所) · 专栏:金律知产说第7篇

核心观点:专利权评价报告为负面,确实会显著增加原告的诉讼难度,但这不等于一定要撤回侵权诉讼。要深入分析报告援引的证据和作出的结论是否合理,对于结论不可靠的报告原告可以申请更正,非经原告(专利权人)同意的公开导致的负面结论原告可以提交宽限期声明,负面结论未指向诉讼中主张的权利要求的,可以无视,特定情况下,专利权人也可以对自己的专利请求宣告部分无效,通过在无效宣告程序中限缩权利要求范围提高专利稳定性,继续推进诉讼。

一、评价报告是参考,不决定专利权效力,但显著增加原告诉讼压力

《专利法》第六十六条第二款规定,专利权评价报告是由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的,可以“作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。

它不是生效的无效宣告审查决定,后者才是对授权后专利权有效性审查后的终局结论。

最高人民法院《关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复》(法释〔2025〕11号)指出,专利权评价报告认为涉案专利不符合授予专利权条件的,人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉,应当结合具体案情进行释明,并依法作出裁判。

故此,法院不能以评价报告为负直接驳回原告起诉,但其实质性地增加了原告的诉讼难度。

(一)它为被告提供了无效宣告的证据线索
通常,实用新型专利和外观设计专利侵权纠纷开庭前或开庭后,审理案件的法官会要求原告提供专利权评价报告,评价报告是实用新型部和外观设计部(或协作中心)审查员经检索后作出的,报告中引用的对比文件经过了审查员的筛选,线索指向的证据可用性极强。侵权被告看到负面评价报告后,可以依据报告引用的对比文件直接向国家知识产权局提出无效宣告请求,相当于专利局审查部门帮被告完成了初步的现有技术/设计检索工作。

(二)它可能触发现有技术或现有设计抗辩
负面评价报告可能披露了足以支持现有技术或现有设计抗辩的对比文件,法官可能会询问被告是否将评价报告中引用的现有技术或现有设计作为抗辩理由。

(三)它可能导致权利滥用与败诉反赔风险
如果法官认为负面评价非常可靠,涉案专利可专利性极差,法官可能会向原告释明:明知专利权稳定性严重不足,仍以继续诉讼,可能构成权利滥用,并承担败诉反赔的责任。如(2022)最高法知民终2833号案。

(四)法院可能会变相强制原告调解
在专利权稳定性存在明显不足的情况下,法院可能基于负面评价报告向双方当事人释明涉案专利权存在不稳定因素,引导当事人通过利益补偿承诺等方式平衡实体利益。利益补偿承诺是最高人民法院知识产权法庭的创新举措,最早源于(2022)最高法知民终124号实用新型专利侵权案,在案中,经法院释明,双方当事人分别自愿作出未来利益补偿承诺——专利权人承诺专利权被宣告无效时返还全部侵权案件实际收益并给付利息,被诉侵权人承诺专利权被确认有效时支付全部侵权案件应付赔偿并给付利息,最高人民法院基于双方承诺裁定驳回起诉。笔者在硕士学位论文《未来利益补偿承诺在专利侵权诉讼中的应用》中曾对该机制进行过专门研究。近年来,在最高人民法院推动下,利益补偿承诺已经成为专利稳定性差,但专利未经宣告无效时审理侵权诉讼的法院引导当事人达成调解的重要情形。

(五)影响行为保全的申请
正面评价报告虽非行为保全的法定要件,但法院在审查行为保全申请时,会将专利权稳定性作为重要考量因素。在评价报告为负面的情况下,法院对采取行为保全措施通常极为审慎,需要指出的是,当前各电商平台,如淘宝、京东、拼多多在实用新型或外观设计专利权人投诉下架侵权产品时,通常也要求投诉人提供正面评价报告。

(六)影响赔偿数额的酌定
负面评价报告的存在可能影响法院对赔偿数额的认定。法院在确定赔偿数额时,会将专利权的稳定性作为考量因素之一。专利权稳定性存疑的情况下,法院可能倾向于酌减赔偿数额。

二、面对负面的评价报告,原告如何救济

(一)向国家知识产权局申请更正

评价报告的性质不是行政决定,不能行政复议或提起诉讼,但根据《专利审查指南》第五部分第十章第6.2节,请求人或专利权人可以请求更正。更正程序启动后,专利权评价报告的部门成立三人复核组进行合议(作出原专利权评价报告的审查员和审核员不参加复核组)。合议组合议后认为更正理由不成立的,发出复核意见通知书,说明不予更正的理由,认为更正理由成立的,发出更正的专利权评价报告。针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求除非复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告。

更正的策略:

专利权评价报告系审查员基于书面材料进行的初步检索与比对,因检索周期短、未经历当事人面对面辩论,审查员极易在复杂机械结构、动态工作原理或非文字直接记载的隐藏特征上发生事实认定偏差。鉴于更正程序通常只有一次提出机会且由三人复核组闭门合议,意见陈述不宜泛泛而谈,而应精准切入以下实质性硬伤。

负面结论往往可能是审查员将涉案专利的技术特征作了宽泛化或割裂式的解释,从而错误比对了对比文件。陈述意见时,应紧扣权利要求书与说明书的整体记载,指出对比文件披露的技术方案与涉案特征在物理结构、连接关系或运行机理上的实质差异。对于单纯依靠文字说理难以澄清的构造细节,实务中可以利用三维模型、工作原理动图、拆解示意图或比对视频等可视化证据辅助举证,以证明对比文件未公开涉案专利的核心技术特征,且该特征亦非本领域的公知常识。

对于创造性被否定的负面结论,若对比文件确实公开了部分相似特征,更正重点要放在否定“结合可能性”上。要对比各份现有技术在技术领域、发明目的及所解决技术问题上的差异,说明现有技术之间存在相反教导、结构结合存在物理干涉,或者审查员的评价逻辑陷入了“后见之明”的误区。

实务中,更正程序虽鲜有成功先例,但确有成功案例。

(二)提交不丧失新颖性宽限期声明(因未经专利权人同意导致的在先公开)

这是一个较少被关注的救济路径。如果评价报告引用的对比文件所公开的技术内容,实际上是他人未经专利权人同意而泄露的,且泄露发生在专利申请日(有优先权的为优先权日)之前六个月内,则专利权人可以依据《专利法》第二十四条第(四)项提出不丧失新颖性宽限期声明,主张该泄露公开不构成现有技术/设计。

根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.3节,他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。如果原告(专利权人)在从负面结论报告中知晓未经其同意的泄露证据,可以在申请更正专利权评价报告或者在无效宣告程序中提交要求不丧失新颖性宽限期的声明,并附具证明材料。

提出声明期限的起算点,应当是专利申请人或专利权人主观上知道或者应当知道他人未经其同意泄露发明创造内容这一客观事实的时间,而非该客观事实被国家知识产权局或人民法院认定为构成专利法意义上的公开的时间。如最高人民法院在(2023)最高法知行终490号案。

(三)专利权人自行请求宣告专利权部分无效,在无效程序中限缩权利要求保护范围

当专利权评价报告的负面结论主要是因为个别权利要求保护范围过宽时,专利权人可以依据《专利审查指南》第四部分第三章第2.1节的规定,对自己的专利主动提出无效宣告请求,在无效程序中通过限缩权利要求范围来提升专利稳定性。

在无效宣告程序中修改权利要求,应当采用“权利要求的进一步限定”而非“删除”的方式。依据《专利法实施细则》第七十三条及审查指南的规定,进一步限定只能补入其他权利要求中记载的技术特征,不能直接从说明书中选取特征。因此,专利权人需要从从属权利要求中选择既能克服评价报告对比文件、又能覆盖被诉侵权产品的技术特征补入独立权利要求。如果直接删除原权利要求,会导致在先诉讼中据以主张的权利基础消灭;而通过进一步限定方式修改权利要求的,在国家知识产权局作出维持有效的审查决定后,专利权人有权向受诉法院重新明确据以主张的权利要求,被诉技术方案落入修改后保护范围的仍构成侵权。

需要注意的是,专利权人主动提起无效宣告请求,可能会导致受诉法院裁定中止侵权诉讼。因此,专利权人既可以在提起侵权诉讼前启动该程序完成修改,也可以先准备好修改方案,待被诉侵权人在诉讼中依据评价报告提起无效宣告时,在答辩期内直接提交修改后的权利要求书,以便在审查决定作出后及时申请法院继续审理。

以上同时给专利撰写方面带来启示,在撰写实用新型专利申请文件时,要布局多层次从属权利要求,以应对未来可能会有的负面评价报告。

三、不影响侵权诉讼的负面专利权评价报告

在评价报告结论负面结论显然不合理,但国家知识产权局未予以更正,以及负面结论未指向原告诉讼中所主张被侵权的权利要求或设计,原告可以选择无视。

(一)不合理的负面评价报告

如前所述,不合理的负面评价报告可以申请更正,虽然成功概率较低,但实践中确实存在评价报告与无效宣告审查决定结论相反的情况。如果原告认为负面评价报告的结论存在错误,可以围绕评价报告引用的对比文件是否真正公开了相关技术特征、技术启示是否成立等方面展开论证,并积极应对被告提起的无效宣告程序。

在王某淼、王某崴诉江西某建筑公司等侵害实用新型专利权纠纷案(一审:江西省南昌市中级人民法院(2021)赣01知民初25号,二审:最高人民法院(2021)最高法知民终2140号)中,涉案专利为“一种用带肋钢网镂现浇的空腔楼盖”实用新型。专利权人于2016年8月23日申请专利权评价报告,报告认定涉案专利权利要求1-6不符合专利法关于禁止重复授权的规定(即不符合授予专利权条件)。2020年8月21日,被告方在诉讼过程中提出无效宣告请求,理由同样包含权利要求1-4、6不符合禁止重复授权规定,并将评价报告所引用的对比文件作为证据提交国家知识产权局。2021年3月24日,国家知识产权局作出维持涉案专利权有效的决定。最高人民法院认为:“专利权评价报告系初步结论,是根据对比文件进行简单比对的结果,而无效宣告审查决定书则是在对相应技术特征进行详细比对后作出的实质审查结论,其结论更具参考性”。

(二)负面结论未指向原告诉讼中所主张被侵权的权利要求或设计

评价报告的负面结论可能仅针对部分权利要求。如果侵权诉讼中原告据以主张的权利要求未被评价报告否定,则负面结论不影响该诉讼的推进。

原告在收到负面评价报告后,要看报告中作出负面评价的具体是哪些权利要求,诉讼中据以主张的权利要求是否在负面评价范围内?如果答案是否定的,则评价报告的负面结论与本案诉讼主张无直接关联,原告可以继续推进诉讼。

进一步而言,即使评价报告的负面结论指向了原权利要求,但如果该权利要求在后续无效宣告程序中被修改,而评价报告作出于修改之前、未对修改后的权利要求进行过评价,则评价报告对修改后维持有效的权利要求不具有否定力。

深圳市君睿诚电子有限公司、深圳唐恩科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案(最高人民法院(2019)最高法知民终786号,2020年4月8日二审判决)。该案评价报告作出于权利要求修改之前,仅对修改前的权利要求1至10作出评价;无效宣告程序中权利要求被修改,修改后的权利要求6是原1、5、7的合并,权利要求8是原1、5、9的合并,权利要求9是原1、5、10的合并。法院认为,由于无效审查决定及权利要求修改的时间晚于评价报告作出时间,评价报告未对修改后的权利要求6、8、9进行过评价,因此评价报告无法否定涉案专利的有效性,不能证明涉案专利不符合授予条件;被告的现有技术抗辩亦不成立,侵权判决获维持。

四、总结和建议

收到负面评价报告后,首先要看负面结论的具体指向,即它否定的是哪些权利要求、依据是什么(新颖性、创造性还是重复授权),以及引用了哪些对比文件。在此基础上,要从技术角度评估负面结论的准确性,判断对比文件是否真正公开了权利要求的技术特征、技术启示的认定是否合理;创造性评价具有较强主观性,存在辩论空间,但如果是新颖性问题,即对比文件已完整公开权利要求的技术方案,则通常较难扭转。

如果诉讼中据以主张的权利要求不在负面评价范围内,可以不受影响继续推进;如果评价报告作出于权利要求修改之前,未对修改后的权利要求进行评价,则评价报告对修改后维持有效的权利要求不具有否定力。同时,还应看评价报告引用的对比文件是否存在“他人未经同意泄露”的情形——如果对比文件的公开时间在申请日前六个月内,且公开行为系他人未经专利权人同意而泄露,可以在主观知晓泄露事实之日(比如收到这个评价报告时)起两个月内提出不丧失新颖性宽限期声明。

如果负面评价指向的正是诉讼中主张的权利要求,则需要评估是否可以通过无效宣告程序中的修改来维持专利权,以及修改后被诉技术方案是否仍然落入保护范围;在此过程中,应特别注意区分“进一步限定式修改”与“删除式修改”的不同法律后果。

如果认为评价报告对技术特征的理解存在偏差、对比文件未公开关键技术特征或技术启示不成立,可以在收到评价报告后两个月内提交更正请求,但须注意一般只允许提出一次更正请求,应当充分准备。

五、法条和判例索引

(一)法条索引

1. 《专利法》(2020年修正)第六十六条第二款:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人可以主动请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

2. 《最高人民法院关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复》(法释〔2025〕11号):根据《专利法》第六十六条第二款的规定,国务院专利行政部门作出的专利权评价报告是人民法院审理侵害专利权纠纷案件的证据。专利权评价报告认为涉案专利不符合《专利法》规定的授予专利权条件的,人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉,应当结合具体案情进行释明,并依法作出裁判。

3. 《专利审查指南》(2025年修改)第五部分第十章第6.2节 更正程序的启动:请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的,可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求,请求人不是专利权人的,专利权人也可以在上述期限内提出更正请求。期满后提交的,请求视为未提出。提出更正请求应当以意见陈述书的形式书面提出,写明需要更正的内容及更正的理由,但不得修改专利文件。更正程序的启动有两种情形:一是作出评价报告的部门自行启动;二是请求人请求启动。更正程序启动后,专利权评价报告的部门成立三人复核组进行合议(作出原专利权评价报告的审查员和审核员不参加复核组)。合议组合议后认为更正理由不成立的,发出复核意见通知书,说明不予更正的理由;认为更正理由成立的,发出更正的专利权评价报告。针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求,但复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告除外。

4. 《专利法》(2020年修正)第二十四条:申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;(二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(三)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(四)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

5. 《专利审查指南》(2025年修改)第一部分第一章第6.3.4节 他人未经申请人同意而泄露其内容:他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容,若申请人在申请日前已获知,应当在提出专利申请时在请求书中声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的,应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,并附具证明材料。审查员认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料,应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容,并由证明人签字或者盖章。申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合上述规定的,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的通知书。

6. 《专利审查指南》(2025年修改)第四部分第三章第3.2节 请求人的资格:请求人属于下列情形之一的, 其无效宣告请求不予受理: (1) 请求人不具备民事诉讼主体资格的。(2) 无效宣告请求的提出并非请求人真实意思表示的。(3) 以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效, 但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的。其中, 利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。(4) 专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、 所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。(5) 多个请求人共同提出一件无效宣告请求的, 但属于所有专利权人针对其共有的专利权提出的除外。

7. 《专利法实施细则》(2023年修订)第七十三条第一款:在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。

8. 《专利法实施细则》(2023年修订)第七十三条第二款:发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

9. 《专利审查指南》(2025年修改)第四部分第三章第4节 无效宣告程序中专利文件的修改:4.6.1修改原则:发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书, 且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改, 其原则是: (1) 不得改变原权利要求的主题名称。(2) 与授权的权利要求相比, 不得扩大原专利的保护范围。(3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。(4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。4.6.2修改方式:在满足上述修改原则的前提下, 修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、 技术方案的删除、 权利要求的进一步限定、 明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征, 以缩小保护范围。

10. 《专利法实施细则》(2023年修订)第六十二条第一款:授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十六条规定的专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

(二)判例索引

1. (2022)最高法知民终2833号(慈溪某公司诉宁波某公司侵害实用新型专利权纠纷案):专利权人在明知涉案专利已被国家知识产权局作出负面专利权评价报告、专利权有效性存在明显缺陷的情况下,仍提起侵权诉讼并拒不撤诉,导致被诉侵权人产生合理的维权支出。最高人民法院认为,专利权人明知涉案专利权有效性存在重大瑕疵,仍滥用诉权提起侵权诉讼,构成权利滥用,应当承担赔偿被诉侵权人合理维权费用的民事责任。

2. (2022)最高法知民终124号(某科技公司诉某制造公司侵害实用新型专利权纠纷案):涉案实用新型专利权处于无效宣告行政诉讼审理阶段,稳定性存疑。经二审法院释明,双方当事人自愿分别作出“未来利益补偿承诺”——专利权人承诺涉案专利权最终被宣告无效时返还侵权诉讼全部收益并加付利息,被诉侵权人承诺涉案专利权最终被确认有效时支付应付赔偿及利息。最高人民法院基于双方作出的互惠性补偿承诺,裁定撤销一审判决、驳回原告起诉,开创了通过未来利益补偿承诺平衡专利不稳定性与实体利益裁判机制的先河。

3. (2023)最高法知行终490号(美国海某公司诉国家知识产权局外观设计专利行政纠纷案):最高人民法院知识产权法庭认定,专利申请人或专利权人针对他人未经其同意泄露发明创造内容而提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,应当在其知道或应当知道泄露事实之日起两个月内提出。提出声明的起算点,应当是专利申请人或专利权人主观上知道或者应当知道他人未经其同意泄露发明创造内容这一客观事实的时间,而非其知晓该客观事实被国家知识产权局或人民法院认定为构成专利法意义上的公开的时间。

4. (2019)最高法知民终161号(某设备公司诉某电气公司侵害发明专利权纠纷案):涉案专利经无效宣告请求审查决定部分无效,在专利权人提交的修改后权利要求基础上继续维持有效。权利人在原审中明确以修改前的权利要求1主张保护范围,一审据此裁定驳回起诉。最高人民法院认为,在涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求、特别是原权利要求经过修改进一步限缩了保护范围的情况下,人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利,并在其重新明确的权利要求基础上继续审理。

5. (2019)最高法知民终369号(台州某公司诉浙江某公司、义乌某商行侵害实用新型专利权纠纷案):专利权人在无效宣告程序中以“权利要求的进一步限定”方式修改原权利要求,国家知识产权局基于修改后的权利要求维持专利权有效。最高人民法院认定:未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为,亦构成对涉案专利权的侵害。同时基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量,对发生在维持有效的行政决定决定日之前的侵权行为,可以酌减赔偿数额。

6. (2019)最高法知民终145号(某管业公司诉阳谷某公司、山东某公司侵害发明专利权纠纷案):权利人在无效宣告程序中以删除权利要求的方式修改权利要求书,删除原权利要求1、2,将原权利要求3、4合并形成新的权利要求1。法院认为,权利人通过删除权利要求的方式主动放弃了民事侵权案件中据以主张的权利要求,被放弃的权利要求均无恢复之可能,不能再纳入专利权保护范围,其据以主张侵权的权利基础不复存在,可以判决方式驳回诉讼请求。

7. (2021)最高法知民终2140号(王某淼、王某崴诉江西某建筑公司等侵害实用新型专利权纠纷案):涉案专利权评价报告认定全部权利要求不符合禁止重复授权规定,但国家知识产权局在后续无效程序中维持专利权有效。最高人民法院认为,专利权评价报告系初步结论,是根据对比文件进行简单比对的结果,而无效宣告审查决定书是在对相应技术特征进行详细比对后作出的实质审查结论,其结论更具参考性。受诉法院应当以有效的行政决定为准,不能仅凭负面评价报告否定专利权效力。

8. (2019)最高法知民终786号(深圳市君睿诚电子有限公司、深圳唐恩科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案):评价报告作出于权利要求修改之前,仅对修改前的权利要求作出评价;无效宣告程序中权利要求被修改,评价报告未对修改后的权利要求进行过评价。法院认为,评价报告无法否定涉案专利的有效性,不能证明涉案专利不符合授予条件。

本文作者:金星 律师

执业资质:上海申浩律师事务所专职律师 | 执业律师 · 专利代理师(双证)

学术背景:同济大学知识产权方向法律硕士 | 14年知识产权与法律复合实务经验

专注领域:知识产权与竞争领域争议解决

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