摘要:收到专利侵权律师函(警告函)后,企业负责人常面临两难:停产停售可能错失市场,继续经营又担心被认定为恶意侵权。本文以“收到通知后如何应对”为线索,将制造企业应当依次完成的判断与行动归纳为五件事:锁定警告范围、完成侵权比对、采取现有技术/设计抗辩/先用权抗辩、提起专利无效宣告并申请中止诉讼、评估减损与止损。五件事逐一排查后,企业再决定是继续生产、停止侵权,还是主动提起确认不侵权之诉。文末附律师实操建议。
一、前言:律师函本身不决定侵权与否,但改变风险结构
收到专利侵权律师函,第一件需要明确的事情是:这份通知本身不能决定你是否侵权。侵权与否,仍应以被诉产品是否落入专利权保护范围、被警告主体及行为是否属于通知指向范围等实体事实为基础。法院判决侵权成立,依据的是《专利法》第十一条和第七十一条,而非“你收到了通知却没有停止”。
但律师函确实改变了风险结构。2026年5月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2026〕7号)第六条第二款第一项明确规定,经原告或者利害关系人有效通知后,仍继续实施侵权行为的,人民法院可以认定其具有侵权故意。这意味着,收到通知后你的应对方式,将直接影响未来诉讼中“故意”要件的认定——虽然“情节严重”仍需结合其他因素综合判断,但“通知后继续侵权”本身已经成为一个不利因素。
因此,正确的应对策略不是“收到就停”或“收到不管”,而是按照以下五件事逐一排查,在信息充分的基础上做出判断。
第一件事:锁定警告范围——明确被警告主体和产品
收到律师函后,首先看通知中指称的主体和产品是否明确。
实践中不少警告函存在“主体不点名、产品不列举”的情况——通知内容宽泛指向“某实际控制人所经营的境内公司及具有特定功能的产品”,没有逐一列明具体公司名称或产品型号。这种情况下,被警告人是否受通知约束、是否具有提起确认不侵权之诉的资格,本身就可能成为争议焦点。
但需要注意的是,通知宽泛不必然意味着可以“暂时不采取行动”。最高人民法院在(2024)最高法知民终1179号案件中明确,即使警告函未逐一明确特定主体或产品,只要其内容宽泛指向同一实际控制人所经营的境内公司及具有特定功能的产品,被警告人生产、销售的产品可能被涵盖于警告范围,即受到警告函的现实影响。此时,被警告人有权书面催告权利人行使诉权;自权利人收到催告之日起一个月内、或自催告发出之日起两个月内,权利人既不撤回警告也不提起诉讼的,被警告人可依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条提起确认不侵害专利权之诉。
这一步的实务价值在于:如果通知指向明确,你至少知道“敌人是谁、目标是什么”,可以直接进入第二件事;如果通知指向模糊,催告+确认不侵权之诉是变被动为主动的工具。
第二件事:完成侵权比对——判断是否落入专利权保护范围
这是整个判断链条中最核心的一步。落入保护范围,才谈得上侵权;不落入,后续所有抗辩策略都是备而不用的防线。
(一)发明和实用新型:技术特征全面覆盖比对
比对的对象是被诉产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的全部技术特征。对被警告人而言,至少应当做三件事:第一,获取涉案专利的授权文本(权利要求书和说明书),搞清楚专利到底保护什么;第二,将被诉产品的技术方案拆解为技术特征,逐一与权利要求中的特征进行对应;第三,判断是否满足“全面覆盖”原则——即被诉产品是否包含了权利要求的每一个技术特征。缺少任何一个技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同,就不落入保护范围。
(二)外观设计:整体视觉效果比对
外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计(《专利法》第六十四条第二款)。侵权比对不是“技术特征逐一对应”,而是以图片或照片中的整体视觉效果为准,判断被诉设计与授权外观设计在相同或相近种类产品上是否相同或近似。
(三)比对结论的运用
如果经比对,非常确定被诉产品未落入保护范围,可书面催告权利人及时起诉;权利人经催告后怠于起诉且不撤回警告的,可提起确认不侵害专利权之诉。
值得特别注意的是,在确认不侵权诉讼中,如果权利人自己在答辩或管辖权异议中明确主张“被警告主体及产品与警告函无关”,这构成对其不利事实的承认。被警告人提交比对材料后,权利人未提出技术特征比对主张且无正当理由不到庭的,法院可依据证据规则确认不侵权,权利人如基于新的事实主张侵权可另行起诉。(2024)最高法知民终1179号、1190号判例对上述规则进行了确认。权利人在确认不侵权诉讼中的自认并放弃比对,将导致法院确认不侵权。
需要说明的是,侵权比对,需要专业的专利律师判断,对于复杂的专利技术文本,通常还需要企业技术人员的参与,不能仅由法务或外部律师“看文字”完成。同时,比对过程应当形成书面记录,包括技术特征比对表、结论依据,以备后续诉讼中使用。
第三件事:采取现有技术和现有设计抗辩、先用权抗辩
如果产品确实落入了保护范围,下一步是看能否用现有技术抗辩(针对发明和实用新型)或现有设计抗辩(针对外观设计)。
《专利法》第六十七条规定,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。这意味着,即使产品落入专利保护范围,只要你能证明所实施的技术/设计在涉案专利申请日之前已经为公众所知,就不构成侵权。
现有技术抗辩的比对标准是“相同或者无实质性差异”——被诉技术方案与一项现有技术进行比对,而非与涉案专利比对。现有设计抗辩同样如此,且应当仅将一项现有设计与被诉侵权设计进行比较,采用相同或实质相同的判断标准。不能将多项现有技术或设计组合起来主张抗辩。
实务上,这一抗辩的成败依赖证据的检索和固定:专利申请日前的公开出版物、公开使用的产品实物或照片、展会资料、电商平台历史页面等,都可以作为现有技术的证据来源。建议在收到通知后尽早启动检索,因为现有技术/设计抗辩对证据可靠性和证据链的完整性要求较高,特别是当证据有非专利文献时。
先用权抗辩也是一种防御方式,《专利法》(2020年修正)第七十五条第二项规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为专利侵权,但法律要求和举证标准极高,基本上不用考虑。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第十五条对先用权抗辩的多个关键问题作出了细化规定:时间要件:在先实施行为发生在涉案专利申请日之前;行为要件:已经制造相同产品、使用相同方法,或已经作好制造、使用的必要准备;技术来源要件:先用技术系先用权人自行研发或以其他合法手段获得,以非法获得的技术主张先用权抗辩的,法院不予支持;范围要件:仅在原有范围内继续制造、使用。
第四件事:提起无效宣告并请求中止诉讼
如果产品落入保护范围,且现有技术抗辩不成立或证据不足,下一步应当转向攻击专利本身(可专利性)。
专利稳定性审查的核心问题是:涉案专利是否真正符合授权条件,通常涉及的是新颖性和创造性。常见的无效理由包括:申请日前已有相同技术方案公开(缺乏新颖性);申请日前已有技术方案与本专利相比显而易见(缺乏创造性);权利要求得不到说明书支持;修改超出原始申请文件范围等。
发现无效事由后,可向国家知识产权局请求宣告专利权无效。无效宣告程序与侵权诉讼并行时,可以视情况请求法院中止侵权诉讼。中止规则因专利类型而异:侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告专利权无效的,人民法院应当中止诉讼(存在法定例外情形除外);侵犯发明专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告无效的,人民法院可以不中止诉讼,因为发明专利经过实质审查,权利状态相对稳定。对于实用新型和外观设计,法院原则上应当中止,但原告出具的专利权评价报告未发现无效事由、或被告证据足以证明技术已公知等情形可以不中止。
实务中要注意的是要在一审答辩期内提出无效宣告,答辩期届满后才提出的,法院一般不再中止诉讼。此外,即使发明专利不中止,法院也可能因等待无效结果而拖延判决节奏,实践中很多情况下可以达到“实质中止”的效果。无效宣告本身的审查周期通常较长,半年以上常见,这一时间差本身就可能改变双方谈判的筹码。
此外,如果对方是外观设计专利和实用新型专利,可以开庭时或开庭前请求法院要求对方出具专利权评价报告,由国家知识产权局相关部门对专利的可专利性进行评价,一旦有负面因素可能会左右法官的心证,或者后续无效宣告时的无效审理合议庭的心证,当然也可以为我们检索无效宣告可用的对比文件提供线索。
第五件事:评估减损与止损——合法来源抗辩与停止侵权决策
(一)合法来源抗辩:确定侵权时的减损工具
《专利法》第七十七条规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。这一抗辩的适用对象限于使用者、销售者、许诺销售者,不包括制造者,也不包括使用专利方法的行为。
合法来源抗辩的成立需要同时满足两个要件:
客观要件——被诉侵权产品具有合法来源。需要提供完整的证据链条,通常包括:购货合同或订单、发票或正规收据、银行转账记录、供货商的营业执照和经营资质、供货商出具的授权或来源说明等。证据之间应当相互印证,形成“高度可能性”的证明。
主观要件——销售者实际不知道且不应当知道所售产品侵权。法院会考量销售者的经营规模、专业程度、交易习惯、进货价格是否明显低于市场正常价格、是否收到过权利人的警告等因素。即便有完整的进货凭证,如果销售者作为专业经营者未尽到合理的注意义务,主观要件也可能不成立。
需要特别强调的是,合法来源抗辩仅免除赔偿责任,不免除停止侵权(停止销售)的义务,也不免除合理开支的承担。所以它是一项“减损”工具,而不是“免责”工具。
(二)确认侵权且无有力抗辩:及时停止,控制赔偿责任
如果合法来源抗辩不成立,或企业本身就是制造者,得出的结论是“确实侵权,且没有有把握的抗辩理由”,那么最重要的决策不是继续硬扛,而是评估停止侵权的时机和方式。
法院在适用酌定赔偿时,侵权时间是重要的考量因素。收到律师函后继续生产、销售,会延长侵权时间,推高赔偿金额。要注意的是,2026年惩罚性赔偿解释第六条第二款第一项已将“有效通知后仍继续实施侵权行为”列为可以认定侵权故意的情形之一。虽然惩罚性赔偿还需另行认定“情节严重”,但故意要件肯定是满足了,高赔偿风险显著提高了。
需要澄清一个常见误解:单纯“无视律师函”本身,在现行法律和司法实践中并不足以单独触发惩罚性赔偿。惩罚性赔偿的适用需要“故意+情节严重”两个要件同时满足。情节严重的情形包括:因侵权被行政处罚或法院裁判承担责任后再次实施相同或类似侵权行为、以侵权为业、侵权获利巨大、伪造或隐匿侵权证据、拒不履行保全裁定等。收到通知后继续侵权可以作为综合认定情节严重的考量因素之一,但通常需要与其他情形结合。典型判例如:和解协议后再次侵权((2022)最高法知民终871号)、行政处罚后继续侵权、以前案判决后重复侵权等。
因此,如果确认侵权,正确的做法是:及时停止侵权,同时评估是否有合法来源抗辩等减损情节;如果决定停产停售有现实困难,至少应当将侵权产品的生产、销售规模控制在最低限度,并保留相关决策记录,以显示企业在收到通知后并非“故意放任”。
八、法条索引
《中华人民共和国专利法》(2020年修正)
第十一条:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
第六十四条第二款:外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
第六十七条:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
第七十一条:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
第七十五条第二项:在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。
第七十七条:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条、第十八条。
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2026〕7号)第六条、第七条。
九、律师建议
1. 对于专利权人/权利人:
发出侵权警告函应当有明确的指向。通知中应尽可能列明被警告主体、被诉产品型号或规格、所涉专利号及权利要求。警告函发出后,不要只发函不起诉。被警告人书面催告后,权利人在法定期限内既不撤回警告也不起诉的,被警告人有权提起确认不侵权之诉。如果决定诉讼,尽早完成技术特征比对并形成书面比对意见。
2. 对于被警告人/被诉侵权人:
第一步不是停产,而是排查。按照本文归纳的五件事依次推进:锁定警告范围—完成侵权比对—现有技术/设计抗辩/先用权抗辩—攻击专利稳定性—评估减损与止损。保留一切书面记录。催告和确认不侵权之诉是被警告人的主动工具。如果确认侵权且无可靠抗辩理由,越早停止侵权,赔偿风险越低。